2014후2184   등록무효(특)   (라)   파기환송
[정정요건인 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’의 판단기준 등]
◇1. 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 내용의 정정청구가 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당하는지(소극), 2. 발명의 진보성 유무를 판단하는 방법 및 발명의 진보성을 판단하는 경우 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시된 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단할 수 있는지(소극)◇

  가. 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제133조의2, 제136조 제3항의 규정 취지에 비추어 보면, 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것 등이 포함된다고 해석된다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결, 대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후3193 판결 등 참조). 한편, 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정한 것이고, 발명의 상세한 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 특허청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다.
  나. 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다.
☞  이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 등에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있고, 발명의 상세한 설명에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹뿐만 아니라, 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있으며, 이 사건 정정청구는 이와 같이 열 저장 팁의 재질로서 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 것을 내용으로 하는 것인데, 이 사건 정정청구가 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’에 해당하지 아니한다고 판단한 원심을 수긍하는 한편, 명칭을 ‘열 저장 팁을 구비한 디스펜서’로 하는 이 사건 특허발명이 원심 판시 비교대상발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있다고 판단하는 것은 이 사건 특허발명에 게시된 내용을 전제로 사후적으로 그 발명의 진보성을 판단하는 것으로 허용되지 않는다고 한 사안

[출처 : 대법원]

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